Le 14 janvier 2022, la maison de couture française Hermès International a poursuivi l’artiste Mason Rothschild pour contrefaçon de marque suite à la sortie de MetaBirkins – une collection de 100 sacs NFT Birkin recouverts de fausse fourrure dans une gamme de couleurs et de motifs.
Les vrais sacs Hermès Birkin sont notoirement chers et difficiles à obtenir, ce qui en fait un choix de premier ordre pour l’élite de la société. Pour acheter l’un de ces sacs convoités, vous devez développer une relation avec un représentant commercial, établir un historique d’achat et démontrer votre appréciation et votre connaissance de la marque au fil du temps. Compte tenu de cette longue liste d’exigences, il n’est pas surprenant que la marque de luxe axée sur l’exclusivité fasse tout son possible pour éliminer les répliques, même les versions NFT.
Le procès, qui doit débuter le 30 janvier 2023 dans le district sud de New York, pose de nouveaux problèmes au paysage juridique qui forcent l’intersection du droit de la propriété intellectuelle, du droit constitutionnel, de la technologie et de la mode.
Sommaire
Équilibrer «l’expression artistique» avec l’art du monde réel
Dans sa plainte de 47 pages, Hermès soutient que les NFT MetaBirkins de Rothschild portent atteinte à la marque Birkin de la marque de luxe, qui remonte à 1984. En raison de l’immense force de sa marque Birkin, Hermès estime que la collection NFT de Rothschild est « susceptible de semer la confusion chez les consommateurs ». et erreur dans l’esprit du public », comme indiqué dans la loi Lanham. Cette loi fédérale régit les marques de commerce, les marques de service et la concurrence déloyale.
En outre, Hermès affirme que non seulement Rothschild n’avait pas l’autorisation d’utiliser sa marque Birkin, mais qu’il a également visiblement profité de l’utilisation non autorisée de la marque par la vente et la revente des NFT.
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Au cœur de l’argumentation de Rothschild se trouve l’idée qu’il devrait être autorisé à « créer de l’art basé sur [his] interprétations du monde qui nous entoure [him].” Rothschild a affirmé une défense d’« utilisation équitable » en vertu du premier amendement, faisant explicitement référence à l’article d’Andy Warhol. Boîtes de soupe Campbell série pour justifier pourquoi il devrait pouvoir continuer à commercialiser et à promouvoir sa collection MetaBirkins NFT.
Alors que l’art de Warhol semblait identique aux articles d’épicerie à soupe Campbell bien connus, la touche personnelle et l’expression de l’artiste étaient visibles à travers de légères variations dans les lettres et les symboles. Rothschild soutient que ce qu’il a fait avec MetaBirkins n’est pas différent de la campagne de 32 œuvres de Warhol – il vend simplement «l’expression» du Birkin plutôt que d’essayer de faire passer l’œuvre d’art comme affiliée à la vraie chose.
S’exprimant sur les arguments de Rothschild, Hermès dit que Rothschild « cherche simplement à faire fortune en remplaçant les protections de la « vie réelle » d’Hermès par des « droits virtuels », choisissant de capitaliser sur une marque déjà prospère afin de générer des profits pour lui-même.
Apprendre à connaître le test historique « Rogers » (1989)
Crucial pour comprendre ce cas et d’autres qui suivront inévitablement est le cas de 1989 du deuxième circuit de Rogers c. Grimaldi, qui énonce le test du moment où une œuvre artistique est présumée avoir enfreint un droit protégé par la loi Lanham. En définitive, le Roger test agit pour protéger tous les intérêts possibles du premier amendement et est toujours utilisé comme norme principale pour la contrefaçon de marque aujourd’hui.
Sous Rogers, l’utilisation d’une marque dans une œuvre artistique n’est passible de poursuites uniquement si la marque :
- N’a aucune «pertinence artistique» par rapport à l’œuvre sous-jacente; ou
- induit explicitement en erreur quant à la source ou au contenu de l’œuvre
S’agissant du deuxième élément de « explicitement trompeur », le neuvième circuit a jugé que « l’utilisation d’une marque seule peut induire explicitement en erreur les consommateurs quant à la source d’un produit si les consommateurs identifient habituellement la source par la marque elle-même ».
Cela a été expliqué plus en détail dans Gordon contre Drape Creative, Inc.par lequel le jury a conclu que le défendeur « a simplement utilisé la marque de Gordon avec une expression artistique minimale propre et l’a utilisée de la même manière que Gordon l’utilisait ».
La requête des Rothschild pour rejeter l’affaire est rejetée
Le 6 mai 2022, le juge de district américain Jed Rakoff a rejeté une requête en rejet déposée en mars par Rothschild, permettant au procès d’Hermès d’avancer.
En plus des intérêts du premier amendement, un autre élément crucial de l’argument de Rothschild dans la requête de 33 pages est l’élément « expression artistique » de Rogers, expliquant que les MetaBirkins NFT sont des œuvres d’art qui commentent « la cruauté envers les animaux inhérente à la fabrication par Hermès de ses sacs à main en cuir ultra-chers ». Plus précisément, il dit que les NFT MetaBirkins « ne sont pas des sacs à main » et « ne portent que du sens ». Pour cette raison, Rothschild affirme que sa collection NFT est protégée en vertu du premier amendement et échouerait en vertu de la Roger test.
En tant qu’artiste, Rothschild dit que les artistes sont « généralement libres de choisir les sujets qu’ils abordent » et de « représenter des objets qui existent dans le monde tels qu’ils les voient ». Les MetaBirkins NFT, selon Rothschild, représentent « des sacs Birkin en fourrure, reflétant son commentaire sur la cruauté envers les animaux de l’industrie de la mode et le mouvement pour trouver des alternatives au cuir ».
Dans la requête, Rothschild fait référence à deux exemples, en commençant par l’analyse « Ginger et Fred » du Second Circuit et en expliquant pourquoi les boîtes de soupe Campbell d’Andy Warhol sont synonymes de ce qu’il fait avec sa collection NFT – car MetaBirkins sont « des actifs non commercialisables ».
Ensuite, Rothschild a fait valoir que son utilisation n’est «pas explicitement trompeuse», comme l’exige également la Roger. Plus précisément, la défenderesse fait valoir que l’existence d’une tromperie explicite ne peut être établie par le seul usage de la marque Birkin, comme ce serait le cas, selon la Brun tribunal, rendre Roger une nullité.
Alors que certains pourraient prendre le nom MetaBirkins pour suggérer implicitement qu’Hermès avait « approuvé l’œuvre ou joué un rôle dans sa production », la loi Lanham ne peut pas être appliquée lorsqu’il existe un « mélange de significations ». En d’autres termes, l’élément « tromperie explicite » n’est pas la même chose que « confusion générale ».
Le troisième argument de Rothschild tourne autour de l’utilisation des NFT comme forme d’authentification, ce qui n’exclut pas les protections du premier amendement. Dans la requête, Rothschild met l’accent sur son utilisation des NFT comme un « nouveau mécanisme technologique » pour authentifier son bras, ce qui n’enlève rien à ses protections du premier amendement. Il dit que « les NFT sont simplement un code qui pointe vers un actif numérique » et rien de plus.
Tout au long de la requête, il fait référence à plusieurs cas où les tribunaux du deuxième circuit, entre autres, ont non seulement appliqué Rogers, mais l’ont appliqué uniquement dans les cas où le défendeur «vendait l’œuvre» – plutôt que l’expression créative. Il a été établi que le discours qui n’est pas « purement commercial » – ou s’il fait autre chose que de proposer une transaction commerciale – a droit à la protection intégrale du premier amendement.
Préparer le terrain pour l’application du droit de la propriété intellectuelle aux NFT
Alors que d’autres affaires, telles que Nike/StockX et Miramax/Quentin Tarantino, font également l’objet de litiges actifs, le procès d’Hermès contre Rothschild ouvrira sans aucun doute la voie à l’application de la propriété intellectuelle au monde des actifs numériques et des NFT. Alors que de plus en plus de marques de luxe entrent dans le métaverse et lancent leurs projets NFT respectifs, les tribunaux devront peser sur les limites et les paramètres de ce que signifie introduire l’originalité tout en équilibrant l’expression artistique et le droit de créer.
Bien qu’Hermès n’opère pas actuellement dans le métaverse (bien que la marque soit curieuse), il sera intéressant de voir comment l’issue de cette affaire façonne la perspective globale de la marque sur la façon dont le monde évolue et change autour d’elle.
Pour plus d’informations sur le procès d’Hermès, vous pouvez suivre l’affaire sur Hermes International v. Rothschild, US District Court for the Southern District of New York, No. 1:22-cv-00384
Andrew Rossow est avocat et journaliste spécialisé dans les technologies financières et le droit de la propriété intellectuelle.
